Предположим, у вас есть дизайн декоративного вида изделия и вы начинаете его производить. Впоследствии вы получите уведомление от владельца патента на образец о том, что вы нарушаете его патент. Вы проводите поиск по известному уровню техники и находите некоторые ссылки, связанные с дизайном. Можете ли вы признать патент на образец недействительным посредством межпартийного рассмотрения в Ведомстве США по патентам и товарным знакам или в судебном порядке на основании этих ссылок на известный уровень техники? Ответ — ДА, если ссылки на предшествующий уровень техники либо предвосхищают, либо делают очевидным заявленный дизайн патента на образец.
Что касается патента на промышленный образец, § 171 раздела 35 USC относится не к дизайну изделия, а к дизайну изделия, и включает в себя все виды декоративных образцов, включая орнамент поверхности, а также конфигурацию товаров». В отношении Зана, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980). Заявленным предметом является конструкция, воплощенная в изделии (или его части) или примененная к нему, а не само изделие. Ex parte Кэди, 1916 CD 62, 232 OG 621 (патент 1916 г.).
Чтобы предвидеть заявленный дизайн патента на образец с одной ссылкой на известный уровень техники в соответствии с § 102 35 USC, проводится обычный тест наблюдателя, изложенный в Gorham Manufacturing Co. против Уайта81 Применяется US 511 (1871), который предусматривает, что «если в глазах обычного наблюдателя, уделяющего такое внимание, какое обычно уделяет покупатель, два образца являются по существу одинаковыми, если сходство таково, что может ввести такого наблюдателя в заблуждение». , побуждая его купить один, предполагая, что это другой, первый запатентованный нарушает права другого». Горэм81 США в 528. Видеть Египетская богиня, Inc. против Swisa, Inc.543 F.3d 665, 672 (Федеральный округ, 2008 г.) (на скамейке) (проведение теста «обычного наблюдателя» в Горэм единственный тест для определения нарушения патентных прав на дизайн).
Что, если единственная ссылка на известный уровень техники не предвосхищает заявленный образец из-за различий между образцами в одной ссылке на известный уровень техники и патентом на образец? Можете ли вы признать патент на промышленный образец недействительным, поскольку ссылки на предшествующий уровень техники делают заявленный дизайн очевидным? Если да, то как можно доказать очевидность патента на промышленный образец?
В недавнем случае LKQ Corporation против GM Global Technology Operations LLC№ 2021-2348 (Федеральный округ, 21 мая 2024 г.), GM Global Technology LLC («GM») заявила права на патент США на промышленный образец № D797,625 (патент '625), в котором заявлен декоративный дизайн передней части автомобиля. fender против LKQ Corporation и Keystone Automotive Industries, Inc. (совместно именуемых «LKQ»). LKQ подала ходатайство о проведении межпартийной проверки патента '625 в Ведомстве по патентам и товарным знакам США («USPTO») на предмет ожидания в соответствии с разделом 35 USC § 102 на основании патента США на промышленный образец № D773,340 («Lian» ) и для обеспечения очевидности в соответствии с § 103 35 USC на основе Лиана и рекламной брошюры Hyundai, в которой показана конструкция переднего крыла автомобиля. В ходе обычного теста наблюдателя на ожидание ВПТЗ США обнаружило такие различия между конструкциями, что ожидание отсутствовало. В рамках давнего теста Розена-Дерлинга на очевидность, который состоит из двух частей, USPTO обнаружило, что LKQ не смог идентифицировать ссылку Розена, которая представляет собой единственную ссылку, имеющую конструктивные характеристики, такие же, как заявленная конструкция. . Дарлинг против Spectrum Furniture Co., Inc.101 F.3d 100, 103 (Федеральный округ, 1996 г.) (цитирование В отношении Розена673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982)). ЛКК Корпорация в 7. LKQ подала апелляцию, и коллегия Апелляционного суда Федерального округа (CAFC) подтвердила решение.
Впоследствии CAFC, на скамейкерассмотрел вопрос о том, является ли Розен-Дерлинг Тест должен использоваться для определения очевидности патентов на промышленные образцы. CAFC отменил решение Розен и Дурлинг и согласились с их прецедентом, согласно которому «[i]определяется недействительность на основании очевидности запатентованного образца [based] на фактических критериях, аналогичных тем, которые были разработаны в качестве аналитических инструментов для проверки действительности патента на полезную модель согласно § 103, то есть на применении Грэм факторы». Хапп против Siroflex of Am., Inc.122 F.3d 1456, 1462 (Федеральный округ 1997 г.). ЛКК Корпорация в 19.
В Грэм против компании John Deere Co. из Канзас-Сити383 USC 1 (1966), Верховный суд интерпретировал значение статьи 35 USC § 103 и определил Грэм факторы как три фактических исследования, которые включают «объем и содержание предшествующего уровня техники»; «различия между известным уровнем техники и рассматриваемой формулой изобретения»; и «уровень обычных навыков в соответствующей области техники». Идентификатор. Кроме того, Верховный суд постановил, что второстепенные соображения, такие как «коммерческий успех, давно ощущаемые, но нерешенные потребности, неудачи других и т. д., могут быть использованы для выяснения обстоятельств происхождения объекта патентования». и может иметь значение как «признак очевидности или неочевидности». Идентификатор. в 17–18.
Для оценки очевидности или неочевидности заявленного образца необходимо Грэм применяются факторы. Первое фактическое расследование («Грэм фактор первый») направлен на «объем и содержание предшествующего уровня техники» в пределах знаний рядового дизайнера в области дизайна. См. Graham, 383, США, 17 лет. При применении фактора Грэма один необходимо определить основной источник. Затем второе фактическое исследование («фактор Грэма два») направлено на определение различий между известными образцами и рассматриваемой заявкой на промышленный образец. Грэм, 383 года, США, 17 лет. При применении фактора Грэма два внешний вид заявленного образца сравнивается с образцами предшествующего уровня техники с точки зрения обычного дизайнера в области промышленного изделия. См. дело Apple, Inc. против Samsung Elects., Co., 678 F.3d 1314, 1329 (Федеральный округ, 2012 г.). Затем третий фактический запрос («фактор Грэма три») направлен на «уровень обычных навыков в соответствующей области искусства». [must be] решено». Грэм, 383 США, 17 лет. При применении фактора Грэма три «человек с обычными навыками в области техники, к которой относится изобретение» оценивается с точки зрения обычного дизайнера в области, к которой относится заявленный дизайн. На основе применения факторов Грэма определяется, был бы мотивирован обычный дизайнер в области, к которой относится заявленный образец, модифицировать известный образец, «чтобы создать тот же общий внешний вид, что и заявленный образец». Campbell Soup, Co. против Gamon Plus, Inc., 10 F.4th 1268, 1275 (Федеральный округ, 2021 г.) (цитата и кавычки опущены). CAFC постановил, что исследование очевидности патентов на промышленные образцы по-прежнему требует оценки второстепенных соображений как признаков очевидности или неочевидности, когда представлены доказательства таких соображений. Грэм383 US at 17–18 («Такие второстепенные соображения, как коммерческий успех, давно ощущаемые, но нерешенные потребности, неудачи других и т. д., могут быть использованы для того, чтобы пролить свет на обстоятельства, связанные с происхождением объекта, подлежащего патентованию». ).
Что касается практических советов, то в следующий раз, когда вы получите уведомление от владельца патента на образец о том, что вы нарушаете его патент, вам следует провести поиск по известному уровню техники и рассмотреть вопрос о признании патента на образец недействительным на основе ожиданий и очевидности. Чтобы признать патент на промышленный образец недействительным на основе предварительного ожидания, вам следует использовать обычный тест наблюдателя, чтобы оценить, являются ли два образца, относящиеся к известному уровню техники, и патенту на образец, по существу одинаковыми. При наличии различий следует попытаться признать патент на промышленный образец недействительным на основании очевидности, используя Грэм факторы и любые второстепенные соображения. Таким образом, используя эти тесты, вы можете признать патент на образец недействительным либо посредством межпартийной проверки в USPTO, либо в судебном порядке.
